HR 8 januari 2021 ECLI:NL:HR:2021:37
Het aanbieden van bestaande producten op online platforms als bol.com of eigen websites is de laatste jaren erg populair geworden. Het voordeel hiervan is natuurlijk dat je gebruik kunt maken van de bekendheid van een succesvol merk. Er wordt dan ook met regelmaat naar een merk verwezen. Maar hoe maak je gebruik van het merk zonder inbreuk te maken op de rechten van een ander?
In beginsel mag een merkhouder een derde verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van zijn merk. De wet staat het echter toe om te verwijzen naar een merk van een ander als je hiermee je product wilt identificeren of als je informatie wilt geven over de compatibiliteit van het eigen product met het product van de merkhouder. Als jij merkproducten verkoopt dan mag je dus de naam van het merk erbij plaatsen. Hoe je dit in de praktijk moet toepassen heeft de Hoge Raad in een recente uitspraak behandeld.
In deze uitspraak was er sprake van een partij die kaartchips produceert die gebruikt kunnen worden in een kaartlezer van het merk MIFARE. De producent van deze kaartchips vermelde bij de verkoop dan ook dat de chips ‘MIFARE compatibel’ zijn. De merkhouder van MIFARE vond dat de producent van de kaartchips met deze vermelding een inbreuk maakte op zijn merkrechten en het Hof gaf de merkhouder hierin gelijk. Volgens het Hof was de aanduiding van de producent enkel toelaatbaar als de kaartchips in de praktijk ook altijd met de MIFARE-kaartlezer kon communiceren. Nu de producent dit onvoldoende heeft kunnen onderbouwen, moest volgens het Hof worden aangenomen dat er voor de communicatie tussen de chips en de kaartlezer nog een apart onderdeel (add-on) nodig zou zijn.
De Hoge Raad oordeelt in dit verband dat verwijzend merkgebruik dat het doel heeft om te informeren over de compatibiliteit van een product van een derde met de waren en diensten van een merkhouder, in beginsel toelaatbaar is indien de informatie juist is. Op het moment dat de geclaimde compatibiliteit in werkelijkheid niet bestaat, is het merkgebruik volgens de Hoge Raad niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Verder bepaalt de Hoge Raad dat er bij het bepalen van de juistheid van de verwijzing ook moet worden gekeken naar het relevante publiek en zij de informatie zullen opvatten. De producent heeft in casu ter onderbouwing gesteld dat zij inmiddels miljoenen chips hebben verkocht zonder dat de afnemers ofwel het relevante publiek heeft geklaagd over de compatibiliteit van de kaartchips en de MIFARE-kaartlezers. Volgens de Hoge Raad heeft het Hof onterecht miskend dat het niet gaat om de vraag of de chips altijd met de kaartlezer kunnen communiceren, maar hoe het relevante publiek, in dit geval bedrijven met een hoge mate van deskundigheid, dit hebben begrepen.
Kortom als je gaat verwijzen naar een merk houd er dan rekening mee hoe het relevante publieke ofwel jouw klanten dit zullen opvatten. De verwijzing dient in ieder geval ten alle tijden in overeenstemming te zijn met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
Twijfel jij of je op de juiste wijze verwijst naar een merk of heb je andere vragen over intellectueel eigendom? Neem dan contact op met een van onze advocaten, zij helpen je graag verder.
